การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เมอร์ซิส บี.วี. ซึ่งบริษัทดำเนินกิจการด้านการ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา มีสำนักงานในประเทศต่างๆหลายแห่ง เช่น เนเธอร์แลนด์ และ สวิสเซอร์แลนด์ครับ  ต่อมาได้มายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูป รูปตัวกระต่าย
ข้อสังเกต: เมอร์ซิส บี.วี. ยื่นขอจดทะเบียนเพียงเครื่องหมายภาพ แต่ไม่มีเครื่องหมายคำ หรือ word mark ระบุไว้ด้วย
มีเพียงเรียกว่า เครื่องหมายกระต่าย NIJNTJE (อ่านว่า Miffy)  โลโก้ที่ใช้จดทะเบียนคือเจ้าตัวนี้ครับ

รูปภาพกระต่าย NIJNTJE หรือ Miffy นี้   ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2541 กับสินค้าจำพวกสินค้า 25 รายการสินค้า ชุดเสื้อผ้าเด็ก ชุดเด็กอ่อน กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น กางเกง

ลักษณะการนำมาใช้

ต่อมาได้มีคนยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “OJOSUN และรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง” ดังภาพครับ

OJOSUN

แน่นอนว่าทาง เมอซิส บีวี ย่อมไม่ยอม และต้องการคัดค้านให้ถึงที่สุด
รายละเอียดบการต่อสู้
ยกแรก … การโต้แย้งคัดค้าน
เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า “OJOSUN และรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง” จำพวกสินค้า 25 เหมือนกัน กระบวนการคัดค้านเป็นดังนี้

• เมอร์ซิส บี.วี. ยื่นคำคัดค้าน
• ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งคัดค้าน
• นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของเมอร์ซิส บี.วี. และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต่อไป

ยกนี้ เมอร์ซิส บี.วี.  แพ้คะแนนไป
 
ยกที่สอง … อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัย
เมอร์ซิส บี.วี.  จึงต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว ซึ่งกระบวนการในการอุทธรณ์นี่น่าจะใช้เวลาหลายปีครับ แต่แล้ววคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ยกนี้ เมอร์ซิส บี.วี.  แพ้คะแนนไปเช่นกัน
นายทะเบียนให้เหตุผล หลักๆที่ไม่รับคำคัดค้าน คือ ชื่อเรียก หรือ เครื่องหมายคำ (Word Mark)แตกต่างกันครับ  
งานของ OJOSAN นั้นมีทั้งตัวรูปภาพกระต่ายและ เครื่องหมายคำว่า OJOSAN ส่วนของ Mercis BV มีเพียงรูปภาพกระต่ายเท่านั้น
เมอร์ซิส บี.วี.  รู้ตัวแล้วว่าถ้าสู้เรื่องเครื่องหมายการค้านี่หลักฐานอ่อนมาก
เมอร์ซิส บี.วี.  จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ และสู้ในเรื่อง ลิขสิทธิ์ โดยเมอร์ซิส บี.วี. ยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา คดีนี้ สู้กันถึงศาลฎีกาครับ
โดยอ้างว่า
“เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนยังคล้ายกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของเมอร์ซิส บี.วี.  ด้วยเพราะ “รูปภาพกระต่าย NIJNTJE” ของเมอร์ซิส บี.วี.   เป็นส่วนหนึ่งของงานอันมีลิขสิทธิ์รูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างเรียงกันสามเชือก ที่เมอร์ซิส บี.วี.  เป็นผู้คิดค้นและออกแบบ โดยได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 เมอร์ซิส บี.วี.  จึงเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในรูปภาพดังกล่าว”

เมอร์ซิส บี.วี.  มีสิทธินำรูปภาพนั้นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้เมอร์ซิส บี.วี.  ได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 449331

ส่วนเครื่องหมายการค้า OJOSUN
1. เป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง
2. มีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง
3. มีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย
4. รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมาย มองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น
ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะ
1. หันหน้าตรง
2. รูปหน้าทรงกลม
3. มีตาเป็นจุด
4. ปากเป็นเส้นทแยงมุม2 เส้นตัดกัน
5.ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน
6. ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา
7. เท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า
8. ช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง

ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญ
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ต่อสู้ว่าเมอร์ซิส บี.วี. ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้ เพราะ กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง
สุดท้ายแล้วศาลฎีกาก็เป็นคนรับรองความมีลิขสิทธิ์ในงานนี้ของเมอร์ซิส บี.วี.   และวางหลักดังนี้
“แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้ (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

• เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และ
• เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ

ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เครื่องหมายการค้า OJOSUN  ที่นำมาขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552)
ดังนั้นหากมีการนำภาพโลโก้ของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากภาพโลโก้ของเรามีคุณสมบัติที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในตัวอยู่แล้ว เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะสู้โดยใช้กฎหมายใด เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของงานของเราได้ครับ