การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ข้อสังเกต: เมอร์ซิส บี.วี. ยื่นขอจดทะเบียนเพียงเครื่องหมายภาพ แต่ไม่มีเครื่องหมายคำ หรือ word mark ระบุไว้ด้วย
มีเพียงเรียกว่า เครื่องหมายกระต่าย NIJNTJE (อ่านว่า Miffy) โลโก้ที่ใช้จดทะเบียนคือเจ้าตัวนี้ครับ

รายละเอียดบการต่อสู้
ยกแรก … การโต้แย้งคัดค้าน
เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า “OJOSUN และรูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง” จำพวกสินค้า 25 เหมือนกัน กระบวนการคัดค้านเป็นดังนี้
- เมอร์ซิส บี.วี. ยื่นคำคัดค้าน
- ผู้ขอจดทะเบียนได้ยื่นคำโต้แย้งคัดค้าน
- นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของเมอร์ซิส บี.วี. และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนต่อไป
ยกนี้ เมอร์ซิส บี.วี. แพ้คะแนนไป
ยกที่สอง … อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัย
เมอร์ซิส บี.วี. จึงต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว ซึ่งกระบวนการในการอุทธรณ์นี่น่าจะใช้เวลาหลายปีครับ แต่แล้ววคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ยกนี้ เมอร์ซิส บี.วี. แพ้คะแนนไปเช่นกัน
นายทะเบียนให้เหตุผล หลักๆที่ไม่รับคำคัดค้าน คือ ชื่อเรียก หรือ เครื่องหมายคำ (Word Mark)แตกต่างกันครับ
งานของ OJOSAN นั้นมีทั้งตัวรูปภาพกระต่ายและ เครื่องหมายคำว่า OJOSAN ส่วนของ Mercis BV มีเพียงรูปภาพกระต่ายเท่านั้น
เมอร์ซิส บี.วี. รู้ตัวแล้วว่าถ้าสู้เรื่องเครื่องหมายการค้านี่หลักฐานอ่อนมาก
เมอร์ซิส บี.วี. จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ และสู้ในเรื่อง ลิขสิทธิ์ โดยเมอร์ซิส บี.วี. ยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา คดีนี้ สู้กันถึงศาลฎีกาครับ
โดยอ้างว่า
“เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนยังคล้ายกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของเมอร์ซิส บี.วี. ด้วยเพราะ “รูปภาพกระต่าย NIJNTJE” ของเมอร์ซิส บี.วี. เป็นส่วนหนึ่งของงานอันมีลิขสิทธิ์รูปภาพกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้างเรียงกันสามเชือก ที่เมอร์ซิส บี.วี. เป็นผู้คิดค้นและออกแบบ โดยได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 เมอร์ซิส บี.วี. จึงเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในรูปภาพดังกล่าว”

ส่วนเครื่องหมายการค้า OJOSUN
1. เป็นรูปกระต่ายยืนอยู่บนหลังช้าง
2. มีกรอบสีทึบล้อมรอบรูปกระต่ายยืนบนหลังช้าง
3. มีอักษรโรมันคำว่า OJOSUN ล้อมรอบสลับกับขีดเส้นไขว้สามช่องล้อมเป็นวงกลมเป็นภาคส่วนประกอบด้วย
4. รูปกระต่ายยืนบนหลังช้างอยู่กึ่งกลางของเครื่องหมาย มองเห็นได้เด่นชัดกว่าภาคส่วนอื่น
ถือว่ารูปกระต่ายยืนบนหลังช้างเป็นภาคส่วนสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์กับส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคือ ตัวกระต่ายกับช้างนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยตัวกระต่ายจะ
1. หันหน้าตรง
2. รูปหน้าทรงกลม
3. มีตาเป็นจุด
4. ปากเป็นเส้นทแยงมุม2 เส้นตัดกัน
5.ใบหูยาวตั้งตรงปลายมน
6. ไม่ปรากฏแขนซ้ายขวา
7. เท้าที่ปรากฏ 2 ข้าง ไม่มีนิ้วเท้า
8. ช้างหันศีรษะไปทางซ้าย ลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง มีตาเป็นจุด ใบหูเป็นเส้นโค้ง

ไม่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวคิดค้นขึ้นมาได้เช่นใด และเหตุใดจึงมีความใกล้เคียงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ได้ ทั้งๆ ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เป็นรูปการ์ตูนตัวกระต่ายกับช้างประกอบกันถึง 2 ตัว และมีลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างจากกระต่ายและช้างในลักษณะของสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่น่าจะมีการคิดสร้างรูปการ์ตูนกระต่ายที่ยืนบนหลังช้างขึ้นมาเหมือนกันได้โดยบังเอิญ
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ต่อสู้ว่าเมอร์ซิส บี.วี. ไม่สามารถอ้างงานอันมีลิขสิทธิ์ขอนตนมาเป็นเหตุให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้ เพราะ กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง
สุดท้ายแล้วศาลฎีกาก็เป็นคนรับรองความมีลิขสิทธิ์ในงานนี้ของเมอร์ซิส บี.วี. และวางหลักดังนี้
“แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประด้วยลักษณะดังนี้ (9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และ
- เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ
ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เครื่องหมายการค้า OJOSUN ที่นำมาขอจดทะเบียนนี้จึงมีหรือประกอบด้วยลักษณะอันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (9) และไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 ประกอบมาตรา 16 ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามานั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552)
ดังนั้นหากมีการนำภาพโลโก้ของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากภาพโลโก้ของเรามีคุณสมบัติที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในตัวอยู่แล้ว เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะสู้โดยใช้กฎหมายใด เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของงานของเราได้ครับ