เวลาเราเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผมเชื่อว่าหลายท่านคงคิดถึงเรื่อง “ชื่อ” “โลโก้” หรือ “เครื่องหมายการค้า” เป็นอย่างแรกๆเลย และคงคิดว่าทำอย่างไรชื่อนั้นถึงจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะหากวันหนึ่งแบรนด์ของท่านเริ่ม ฮอต ฮิต ติดตลาดขึ้นมา

นอกจากการสืบค้นเครื่องหมายการค้าผ่านฐานข้อมูลที่ท่านสามารถสืบค้นได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณาว่า เครื่องหมายของท่านไปเหมือนหรือคล้ายคลึงกับของคนอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ท่านควรจะใช้ 8 หลักการดังต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาว่า “ชื่อ” “โลโก้” หรือ “เครื่องหมาย” ที่ท่านต้องการใช้ในธุรกิจนั้น เหมาะสมและมีโอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากน้อยขนาดไหน

1. เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำบ่งเฉพาะที่ไม่มีความหมายใดๆ (COINED MARKS)

เครื่องหมายการค้าที่มีโอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนสูงสุดคือเครื่องหมายที่ใช้ชื่อที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีความหมายใดๆ เช่น Google, Exxon, Ikea และ Kodak ซึ่งทั้งหมดนี้มีความโดดเด่น น่าจดจำ และมีความบ่งเฉพาะสูง ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่น่ามีปัญหาในการแบ่งแยกสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายออกจากคู่แข่งในสายธุรกิจเดียวกัน ถึงแม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์หน่อย แต่ก็คุ้ม เพราะเมื่อใดที่สินค้าหรือบริการติดตลาด ผลที่ได้นั้นอาจจะหมายถึงลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว ทำให้มูลค่าของแบรนด์สูงขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับธุรกิจที่มีเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่เป็นที่รู้จักดีแล้ว และลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ นั่นก็หมายถึงโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายโดยการให้เช่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการสร้าง ขยาย และต่อยอดแฟรนไชส์ธุรกิจ

        

 

 

2. เครื่องหมายการค้าที่บรรยายหรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน (DESCRIPTIVE MARKS)

เครื่องหมายการค้าควรหลีกเลี่ยงการใช้คำที่บรรยาย หรือคำที่บ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง เพราะจะขัดต่อมาตรา 7(2) ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ตัวอย่างในที่นี้ คือ Softsoap ที่ใช้เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว Better Food สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก Microsoft สำหรับธุรกิจซอฟแวร์ Mike’s Ice Cream สำหรับร้านขายไอศรีม และ SuperGlue Corporation ที่ทำธุรกิจขายกาว ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดนี้ เป็นการใช้คำที่บรรยายถึงหรือยกยอตัวสินค้าโดยตรง ส่วนคำว่า Oishi สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นว่า อร่อย โดยปกติแล้วจะไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน แต่ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในธุรกิจนั้นจนเป็นที่แพร่หลายหรือรู้จักโดยบุคคลทั่วไปแล้ว โดยมีหลักฐานประกอบ เครื่องหมายนั้นอาจจะได้รับการจดทะเบียนในที่สุด โดยจะเรียกกรณีนี้ว่า Secondary Meaning  Rule (โปรดดูข้อ 7)

 

3. เครี่องหมายที่เป็นคำสามัญแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงตัวสินค้าหรือบริการโดยตรง (Suggestive, Common Marks)

เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำสำมัญที่ชวนให้นึกถึงแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวสินค้าหรือบริการโดยตรงก็อาจจะได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น Obsession ที่เป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำหอมของ Calvin Klein, Intuit ที่ทำธุรกิจขายซอฟต์แวร์ และ True สำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจจะง่ายต่อการทำการตลาดกว่าคำที่ไม่มีความหมายใดๆ เลยดังเห็นอย่างในข้อที่ 1  เพราะคำที่ใช้อาจจะให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่นักการตลาดต้องการให้ผู้ใช้รู้สึก เช่น เมื่อลูกค้าฟังคำว่า Intuit ซึ่งแปลว่าการหยั่งรู้ อาจจะทำให้ผู้ซื้อมีความรู้สึกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด ถูกต้อง และแม่นยำ

4. เครี่องหมายที่เป็นคำสามัญแต่ใช้ในบริบทที่แตกต่าง (Common Marks in Uncommon Contexts)

ยกตัวอย่างเช่น Apple สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Subway สำหรับร้านขายแซนด์วิช Camel สำหรับยี่ห้อบุหรี่ และ Shark สำหรับเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องหมายเหล่านี้อาจจะได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะเป็นการใช้คำสามัญในบริบทที่ไม่ปกติหรือที่แตกต่างจากที่รู้กันโดยทั่วไป แต่ถ้าเครื่องหมาย Apple ถูกใช้ในการขายแอปเปิ้ลเขียวในตลาดสด เครื่องหมายนั้นจะขัดต่อมาตรา 7(2) และจะไม่ได้รับการจดหรือถูกเพิกถอนทันที

                                                                                                      

 

5. เครี่องหมายที่เป็นคำสามัญแต่สามารถนำมารวมกันในรูปแบบที่แปลกใหม่ (Common Marks in Uncommon Arrangements)

การนำคำสามัญสองคำหรือมากกว่ามารวมกันในรูปแบบที่แปลกใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เช่น Taco John’s สำหรับร้านขายอาหารเม็กซิกัน Trader Joe’s สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต และ Burt’s Bees อาจจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเหมือนกัน เพราะโดยปกติคงไม่มีใครที่เอาคำสามัญสองคำมาประกอบในรูปแบบนั้น แต่ถ้าผู้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าตัดสินใจใช้คำว่า John’s Taco และยิ่งถ้าขายอาหารเม็กซิกันที่รวมถึงทาโก้ด้วยแล้วก็ โอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนจะต่ำมากและอาจจะไม่ผ่านเลยด้วยซ้ำ เพราะคำว่า John เป็นชื่อธรรมดาและนิยมใช้กันในหลายๆประเทศทั่วโลก และเมื่อใช้ก่อน Taco ก็บรรยายตรงตัวว่า ทาโก้ของจอน

                                                                    

6. เครื่องหมายที่เป็นคำสามัญแต่มีการออกแบบให้ดูแปลกใหม่ (Common Marks with New Designs)

บางบริษัทเช่น Siam Cement Group ที่มีธุรกิจขายปูนซีเมนต์ได้ออกแบบโลโก้เป็น SCG ที่มีรูปช้างในกล่องนูนรอบด้าน ส่วน General Electric เองก็ได้ออกแบบคำย่อว่า GE เพื่อให้ได้รับการจดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายของ Toys R Us ซึ่งเป็นร้านขายของเล่นเด็กก็ได้ออกแบบ R ให้หันหัวไปด้านซ้ายซึ่งทำให้ดูแปลกไปจากเดิม ทั้งหมดนี้เน้นเรื่องการออกแบบเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงตัวสินค้าหรือบริการโดยตรงให้ดูแปลกใหม่ขึ้น ซึ่งสามารถทำให้พวกเขาจดเครื่องหมายการค้าได้ เพราะฉะนั้น ในบางกรณีที่ผู้ขอได้ออกแบบโลโก้หรือเครื่องหมายขึ้นมาแล้ว แต่เพิ่งรู้ว่าไม่บ่งเฉพาะพอที่จะยื่นจดเครื่องหมายการค้าได้ ผู้ขออาจจะลองแก้ไขโดยการย่อคำ หรือตัดตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งในคำบรรยายหรือคำสามัญนั้นออกเพื่อไม่ให้สะกดได้หรือไม่ให้เหมือนคำศัพท์ทั่วไป หรือในบางกรณีผู้ขออาจจะลองออกแบบใหม่ โดยให้คำนั้นเล็กลงจนไม่เป็นสาระสำคัญ และไปเน้นการออกแบบส่วนอื่นๆบนเครื่องหมาย เช่น การทำรูปหรือกราฟฟิคประกอบเครื่องหมายการค้าให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้กลบหรือจนถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญแทนที่คำนั้นๆ ในลักษณะนี้ ผู้ขออาจจะได้รับสิทธิในองค์ประกอบของเครื่องหมายโดยรวม โดยผู้ขออาจจะต้องแลกด้วยการสละสิทธิในคำที่ใช้ในเครื่องหมายนั้น

7. เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่มีการใช้อย่างแพร่หลาย (Indistinctive Marks that are Widely Used)

ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักการตลาดที่ยังไม่มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีพอ อาจจะเริ่มการขายสินค้าหรือให้บริการไปเลยโดยไม่คำนึงถึงการยื่นจดเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน ส่วนใหญ่จะคิดได้หลังจากที่เริ่มขายสินค้าหรือให้บริการไปสักระยะนึงแล้วและแบรนด์เริ่มจะเป็นที่รู้จักโดยบุคคลทั่วไป แต่สมมติว่า หลังจากที่ได้ลงเงินและแรงในการโปรโมทสินค้านั้นจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (และถ้าโชคดีที่ยังไม่มีใครลอกเลียนแบบเครื่องหมายหรือชื่อสินค้า) ปรากฎว่าผู้ขอไม่สามารถยื่นจดเครื่องหมายการค้านั้นได้เพราะไม่เป็นเครื่องหมายที่บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แต่ผู้ขอสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ โดยการแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการใช้โลโก้หรือเครื่องหมายบนสินค้านั้นเพื่อการค้า โดยให้นำหลักฐานทั้งหมด (ถ้าเป็นไปได้) ตั้งแต่วันที่เริ่มการใช้เครื่องหมายนั้นในทางการค้า เช่นรูปถ่ายร้านค้าที่ขายสินค้านั้นวางขายอยู่ รูปถ่ายงานแสดงสินค้าที่ผู้ขอได้ไปโปรโมทสินค้า หลักฐานการขายทางอินเตอร์เน็ต และ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้านั้น ไปยื่นอุทธรณ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาภายในระยะเวลาที่ทางกรมฯกำหนด

การได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีพิเศษนี้ เรียกว่า Secondary Meaning Rule ที่ซึ่งเครื่องหมาย McDonald’s, Best Buy, และ American Airlines ต่างก็เคยผ่านการพิจารณาโดยกระบวนการนี้มาแล้ว

 

8. เครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายต้องห้าม (Prohibited Marks)

มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าได้ระบุเครื่องหมายต่างๆที่ห้ามมิให้รับรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น ตราแผ่นดิน ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำกระทรวง กรม หรือประจำจังหวัด ธงชาติไทย ธงชาติต่างประเทศ ธงราชการ พระปรมาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท ฯลฯ