การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่แบรนด์ต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทควรให้ความสนใจด้วยเช่นกัน

         ซึ่งในปัจจุบันนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ และมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังต่อไปนี้:

1. National Route
เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรง ไปยังสำนักเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า เป็นการยื่นตรง และจะต้องมีการตั้งตัวแทนในประเทศดังกล่าว เพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียน

2. Regional Route
เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไปยังกลุ่มประเทศที่รวมตัวกัน เพื่อให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน ได้แก่ EUIPO OAPI และ Benelux เป็นต้น

3. Madrid System
เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย > และทางกรมฯ เอง จะนำส่งคำขอไปที่สำนักเครื่องหมายการค้า องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) > หลังจากนั้น ทาง WIPO จะยื่นคำขอไปยังสำนักเครื่องหมายการค้าของประเทศปลายทาง ที่ผู้ขอต้องการจะขอรับความคุ้มครองซึ่งเรียกกันโดยง่ายว่าเป็นการยื่นมาดริด

         เราจะเห็นชัดเลยว่า 3 วิธี ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น IDG จะมาแนะนำทุกคนว่า วิธีไหน ที่จะมีประสิทธิภาพ และ เหมาะสมกับบริษัทของคุณมากที่สุด ! ถูกแบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังนี้

1. เครื่องหมายที่จะขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ มีการดำเนินการภายในประเทศแล้วหรือไม่ ?
ถ้าหากต้องการยื่นคำขอมาดริด ในกรณีสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอต้องมีการยื่นคำขอ หรือ มีทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศก่อน เพื่อใช้เป็นคำขอหรือทะเบียนพื้นฐาน ในการดำเนินการต่อไป
ดังนั้น หากผู้ขอยังไม่เคยดำเนินการยื่นคำขอรับความคุ้มครองภายในประเทศ หรือไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการ จะต้องพิจารณาการขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ ด้วยวิธีการยื่นคำขอโดยตรงเท่านั้น

2. ประเทศ ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
สำหรับการยื่นคำขอมาดริด จะต้องขอรับความคุ้มครองได้เฉพาะประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เท่านั้น ตอนนี้มีประเทศที่เข้าร่วมแล้ว 124 ประเทศ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศภาคีสมาชิกได้จากฐานข้อมูล Members of the Madrid Union ของ WIPO ซึ่งหากประเทศที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองยังไม่ได้เข้าร่วมในพิธีสารดังกล่าว จะต้องใช้วิธีการยื่นตรงเท่านั้น เช่น ประเทศฮ่องกง และ ไต้หวัน เป็นต้น

3. ค่าใช้จ่าย
ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น การขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยการยื่นมาดริด เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอในหลาย ๆ ด้าน เลยทีเดียว และ รวมไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่าย อีกด้วย !
ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากว่าการยื่นตรง ในกรณีที่ผู้ขอต้องการจะขอรับความคุ้มครองในหลาย ๆ ประเทศพร้อมกัน เพราะการยื่นมาดริดไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งตัวแทนในต่างประเทศเพื่อดำเนินการ ดังนั้น จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้ และผู้ขอยังสามารถประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อวางแผนก่อนได้ โดยสามารถคำนวนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้จาก WIPO Madrid Fee Calculator

4. ใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ถ้าหากเป็นเรื่องของการยื่นมาดริด เมื่อเครื่องหมายได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่ขอรับความคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อย โดยหลักแล้ว สำนักเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ จะออกหนังสือ Statement of Grant of Protection เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายของผู้ขอได้รับการจดทะเบียนในประเทศดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะแตกต่างจากการยื่นตรง

เพราะการยื่นตรงนั้น สำนักเครื่องหมายการค้าจะออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน Trademark Registration Certificate ให้กับผู้ขอ เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้ว  ดังนั้นหากผู้ขอมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนที่ออกโดยสำนักเครื่องหมายการค้าโดยตรง จะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนโดยการยื่นตรงเท่านั้น

5. ระยะเวลา การพิจารณาคำขอจดทะเบียน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยการยื่นมาดริดนั้น จะมีการกำหนดระยะเวลาการ “พิจารณา” รับจดทะเบียนอยู่ที่ 12-18 เดือน แต่ในบางประเทศแล้ว การยื่นคำขอโดยตรงจะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่า อย่างเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะการยื่นมาดริดเข้าประเทศดังกล่าว จะใช้ระยะเวลาพิจารณาอย่างช้าที่สุด 18 เดือน แต่การยื่นตรงเข้าประเทศดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาพิจารณาอย่างช้าที่สุด 12 เดือน ทั้งนี้ผู้ขอสามารถตรวจสอบระยะเวลาการพิจารณา ของการยื่นมาดริดและการยื่นตรงได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ