อยากบุกจีนต้องรู้! วิธีรับมือเมื่อจดเครื่องหมายการค้าในจีนไม่ผ่าน
ในยุคที่ไม่ว่าฐานกำลังซื้อและกำลังผลิตของโลกต่างก็ขึ้นอยู่กับประเทศมหาอำนาจอย่างจีน เจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ จึงไม่มีทางเลือกที่จะต้องมีความเกี่ยวพันกับประเทศจีนในเชิงการค้าไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น อาจมีการว่าจ้างโรงงานผลิตสินค้าหรือวัตถุดิบบางส่วนในประเทศจีน หรือมีความต้องการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และช่องทางกระจายสินค้าที่มีอยู่นับไม่ถ้วนในประเทศจีน
สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในระยะที่ผ่านมา และมักจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดหรือถูกลอกเลียนแบบในภายหลัง ก็คือ “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน”
แน่นอนว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์จำนวนหนึ่งย่อมประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนและทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศจีน แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับปัญหาระหว่างการจดทะเบียน ซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยและเป็นอุปสรรคสำคัญของเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ คงหนีไม่พ้น “การถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน”
เหตุในการปฏิเสธของนายทะเบียน อาจมีตั้งแต่ การที่เครื่องหมายขาดลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมาย (Lack of Distinctiveness) มีองค์ประกอบที่ต้องห้ามตามกฎหมาย (In contrary to Public Order or Good Morals) หรือมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (Likelihood of Confusion) ซึ่งพบได้มากที่สุดสำหรับผู้ประกอบการไทย
การรับมือเมื่อเครื่องหมายการค้าถูกปฏิเสธมีด้วยกันหลายวิธีที่สามารถทำได้ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะวิธีหลัก ๆ ที่เป็นที่นิยมสำหรับเจ้าของแบรนด์ ดังนี้
- การอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธ (Trademark Review)
เมื่อได้รับคำสั่งปฏิเสธโดยอ้างเหตุความเหมือนหรือคล้ายจากตัวแทนเครื่องหมายการค้า (หรือในบางกรณีอาจได้รับแจ้งจากบริษัทตัวแทนอื่น ๆ จากประเทศจีน) ควรตรวจสอบถึงวันที่ได้รับคำสั่งในทันที เพราะจะมีผลไปถึงวันครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ด้วย ปัจจุบันประเทศจีนกำหนดระยะที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง
“การอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธ” (Trademark Review) เป็นเสมือนการร้องขอให้มีการทบทวนเหตุผลในการพิจารณาเครื่องหมายการค้า ผ่านการนำเสนอข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเครื่องหมายการค้าของท่าน แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนอ้างถึงในคำสั่งปฏิเสธ ตลอดจนหลักฐานที่แสดงถึงสิทธิที่ดีกว่าในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ หรือหลักฐานที่แสดงถึงความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
โอกาสสำเร็จของการอุทธรณ์ นอกจากจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและหลักฐานของฝั่งเจ้าของแบรนด์แล้ว ยังจะต้องประเมินจากจำนวนเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนอ้างถึงในคำสั่งปฏิเสธ และระดับของความเหมือนหรือคล้ายนั้น ๆ ด้วย
แม้เอกสารหลักฐานจะเป็นส่วนสำคัญในการอุทธรณ์ แต่ไม่ได้มีการบังคับ และเจ้าของแบรนด์สามารถอุทธรณ์ให้สำเร็จได้แม้ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบเลยก็ตาม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่มีและรายละเอียดในคำสั่งปฏิเสธด้วย
ในกรณีที่เจ้าของแบรนด์ต้องการนำส่งหลักฐานแต่ต้องการเวลาในการรวบรวม ก็สามารถระบุในคำอุทธรณ์ได้ว่าประสงค์จะนำส่งหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลัง ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้ยื่นอุทธรณ์
กระบวนการอุทธรณ์ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 – 12 เดือนจึงจะทราบผล หากสำเร็จ เครื่องหมายการค้าจะได้รับการประกาศโฆษณาเป็นระยะเวลา 90 วัน และได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนต่อไป แต่หากการอุทธรณ์ไม่สำเร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เจ้าของแบรนด์ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยนั้น ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนต่อได้ แต่ก็จะต้องประเมินความเป็นไปได้โดยตัวแทนหรือผู้เชี่ยวชาญก่อน เพราะส่วนใหญ่มักจะดำเนินการให้สำเร็จในชั้นศาลได้ยากหากไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ
- การแก้ไข/ปรับเปลี่ยนชื่อหรือภาพเครื่องหมายการค้าเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ และการรีแบรนด์ (Rebranding)
เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนแบบ ‘First-to-file’ ซึ่งให้สันนิษฐานว่าผู้ที่ยื่นคำขออยู่ก่อนมีสิทธิที่ดีกว่า ดังนั้น หลาย ๆ ครั้ง เจ้าของแบรนด์อาจพบว่ามีเครื่องหมายที่มีชื่อหรือภาพคล้ายกับของตัวเองจดทะเบียนไว้อยู่ก่อนแล้ว หากเป็นเพียงความบังเอิญ ซึ่งเกิดขึ้นได้สำหรับประเทศจีนที่มีจำนวนคำขอต่อปีเกินกว่า 30 ล้านคำขอ[1] สูงที่สุดของโลก[2] การเลี่ยงความเหมือนหรือคล้ายนี้ โดยที่เจ้าของแบรนด์ยอมที่จะแก้ไข หรือปรับชื่อแบรนด์ เช่น ตัดส่วนที่คล้ายกับคนอื่น เปลี่ยนตัวอักษรบางตัว ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ มาใหม่ เติมคำหรือข้อความอื่น ๆ หรืออาจใช้โอกาสนี้ในการรีแบรนด์เลยก็ย่อมได้หากยังไม่ได้มีการเริ่มสร่างฐานลูกค้าในประเทศจีน ทั้งนี้ เพื่อให้มีโอกาสได้รับจดทะเบียนในประเทศจีนอาจเป็นทางออกที่เหมาะสมและประหยัดเวลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด
ขณะเดียวกัน วิธีนี้ก็อาจไม่เหมาะกับทุก ๆ แบรนด์ เพราะเท่ากับเป็นการสร้างเงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการให้กับแบรนด์ ทั้งด้านการตลาด หรือการผลิต ที่จะต้องปรับให้เป็นไปตามการแก้ไขปรับเปลี่ยนชื่อหรือภาพเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ด้วย
ในการยื่นคำขอใหม่ เจ้าของแบรนด์ควรเลือกระบุรายการสินค้า/บริการโดยพยายามเลี่ยงรายการที่อาจมีความทับซ้อนกับเครื่องหมายที่นายทะเบียนเคยยกอ้างในคำสั่งปฏิเสธ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำในการสืบค้นเครื่องหมายการค้า เพื่อเลี่ยงโอกาสในการได้รับการปฏิเสธอีกครั้งจากเหตุความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น
เจ้าของแบรนด์อาจพิจารณาการยื่นคำขอใหม่ผ่านการยื่นคำขอภายในประเทศ (National Filing) ผ่านตัวแทนเครื่องหมายการค้าไปยังสำนักเครื่องหมายการค้าจีน (CNIPA) หรือเลือกระบบทางเลือกอย่างพีธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนได้
- การทำหนังสือยินยอมให้สามารถใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ร่วมกัน (Trademark Coexistence Agreement/Letter of Consent)
อย่างที่กล่าวไปว่าประเทศจีนมีปริมาณคำขอต่อปีจำนวนมาก นำมาซึ่งโอกาสในการจดทะเบียนสำเร็จที่ลดน้อยลงทุกปีเพราะไม่ว่าจะคิดชื่อแบรนด์มาดีแค่ไหนก็มีโอกาสที่จะไปเหมือนกับเครื่องหมายที่ยื่นคำขอไว้ก่อนแล้วอยู่ดี จึงเกิดวิธีการแก้ไขที่เป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติของสำนักเครื่องหมายการค้าจีน แม้ว่าในปัจจุบัน การได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนอยู่ก่อนจะยังไม่สามารถรับประกันความสำเร็จในการจดทะเบียน แต่ทั้งสำนักเครื่องหมายการค้าฯ และชั้นพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา หนังสือยินยอมดังกล่าวเริ่มมีบทบาทในการโน้มน้าวและส่งผลให้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันสามารถได้รับจดทะเบียนอยู่ร่วมกันในประเทศจีนได้[3] ตามเจตนาของคู่กรณี และสอดคล้องกับหลักการสากลแบบเดียวกันในหลาย ๆ ประเทศ ที่อนุญาตให้มีการนำส่งหนังสือยินยอมนี้เพื่อให้เครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียน
เมื่อได้รับคำสั่งปฏิเสธเพราะเหตุความเหมือนหรือคล้าย ควรตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ถูกอ้างประกอบการปฏิเสธอยู่มากน้อยเพียงใด หากมีเจ้าของเครื่องหมายที่ถูกอ้างถึงมากกว่า 1 ราย อาจเป็นการยากที่จะใช้วิธีนี้ในการหักล้างคำสั่งปฏิเสธ เพราะหัวใจสำคัญของวิธีนี้ คือการเจรจากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือยินยอมที่ลงนามเรียบร้อย แสดงถึงการรับรู้และการให้อนุญาตให้เครื่องหมายของท่าน สามารถอยู่ร่วมกัน (coexist) ในทางทะเบียนและในเชิงพาณิชย์
การยินยอมลักษณะนี้ ไม่ใช่การเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ต่างคนต่างสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่อาจมีชื่อคล้ายกัน หรือชื่อเหมือนกันแต่ดีไซน์ต่างกัน ได้โดยสงบและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอยู่ก่อน อาจมีการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือการจำกัดสิทธิต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการเจรจาต่อรอง
อย่างไรก็ตาม การเจรจาเพื่อขอความยินยอมนี้ ในทางปฏิบัติเจรจาให้สำเร็จได้ยาก และมักเป็นไปได้กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักอยู่บ้างแล้ว และมีกำลังเพียงพอที่จะเจรจาต่อรอง ทั้งยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ แวดล้อม เช่น การติดต่อเพื่อขอเจรจา ภาษา เจตนาที่ไม่สุจริตหรือเรียกร้องสิทธิเกินสมควรของฝ่ายตรงข้าม หรือกระทั่งกรอบเวลาที่จำกัด เพราะจะต้องมีการนำส่งหนังสือยินยอมภายในกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธ หรืออุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น อีกทั้ง ยังไม่ได้รับรองการจดทะเบียนสำเร็จอีก หากเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจหรือเข้าสู่ตลาดจีน อาจต้องพิจารณาให้ดีและควรปรึกษาตัวแทนหรือผู้เชี่ยวชาญก่อน
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดกับแบรนด์ของท่านในอนาคตและยังมอบสิทธิในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าหลายประการแก่ผู้ที่จดทะเบียนได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาและดำเนินการก่อนที่สินค้าหรือบริการจะเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพราะอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำแบรนด์ของท่านไปจดทะเบียนไว้ก่อน และสร้างปัญหาอีกนับไม่ถ้วน ยิ่งเป็นประเทศจีนด้วยแล้ว ยิ่งจดทะเบียนได้ยาก ดังนั้น เจ้าของแบรนด์ควรมีการวางแผนและเลือกดำเนินการให้เหมาะสม และควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการวางแผนรับมือกับคำสั่งปฏิเสธอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ IDG เรามีบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร ด้วยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศ เราสามารถอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลาในการปกป้องและดำเนินการเกี่ยวกับแบรนด์และนวัตกรรม และพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสทางธุรกิจของท่าน
หากต้องการขอรับคำปรึกษาหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 02-011-7161 ถึง 6 (ติดต่อ 101 – 106) ฝ่ายเครื่องหมายการค้าและคดี
E-Mail: [email protected]
Line: @idgthailand
Source :
[1] Overcoming trademark refusal in China (law.asia)
